域名和馳名商標(biāo)發(fā)生沖突時，應(yīng)按照國際慣例和TRIPS要求合理安排域名與馳名商標(biāo)沖突解決機(jī)制，在依法保護(hù)馳名商標(biāo)權(quán)人利益的前提下，平衡域名所有人和馳名商標(biāo)所有人的利益。
一，惡意搶注才構(gòu)成侵權(quán)
域名搶注區(qū)分為“善意”和“惡意”，并非所有域名的在先注冊都屬于侵權(quán)行為，只有惡意搶注馳名商標(biāo)的行為才構(gòu)成侵權(quán)，這主要從有無不正當(dāng)商業(yè)目的來判斷。善意，為不知道其為馳名商標(biāo)或雖知道其為馳名商標(biāo)卻非惡意使用。而惡意則為知道其為馳名商標(biāo)，卻抱著不正當(dāng)商業(yè)的目的將其注冊為域名。
不當(dāng)商業(yè)目的主要有以下一些表現(xiàn)，誤導(dǎo)其產(chǎn)品或服務(wù)的最終消費(fèi)者或者商業(yè)客戶，或者阻卻競爭對手進(jìn)入競爭市場，或者損害他人商譽(yù)等。由于域名具有重要的商業(yè)價值，因此在司法實(shí)踐中，把域名的注冊行為認(rèn)定為商業(yè)目的，而不論其是否正在使用。
我國2001年6月最高人民法院頒布的《關(guān)于審理涉及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中列舉了四種最為常見的惡意情形：第一，為商業(yè)目的將他人馳名商標(biāo)注冊為域名的；第二，為商業(yè)目的注冊、使用與原告的注冊商標(biāo)相同或近似的域名，故意造成與原告提供的產(chǎn)品、服務(wù)或者原告網(wǎng)站的混淆，誤導(dǎo)網(wǎng)絡(luò)用戶訪問其網(wǎng)站或其他在線站點(diǎn)的；第三，曾要約高價出售、出租或者以其他方式轉(zhuǎn)讓該域名獲取不正當(dāng)利益的：第四，注冊域名后自己不使用也未準(zhǔn)備使用，而有意阻止權(quán)利人注冊該域名的。
對于確定域名是否惡意注冊，世界知識產(chǎn)權(quán)組織的認(rèn)定依據(jù)是：a，爭議域名與商標(biāo)權(quán)人持有的商標(biāo)相同或者足以引起混淆的相似和b，域名持有人對該域名不享有權(quán)利或其它受法律保護(hù)的利益和c，域名持有人對該域名的注冊與使用具有惡意。
關(guān)于“惡意”的認(rèn)定，美國《反域名搶注消費(fèi)者保護(hù)法》作了詳細(xì)、全面的規(guī)定，在認(rèn)定域名注冊人是否存在惡意時，法院主要考慮(但不限于)九項(xiàng)因素，這些標(biāo)準(zhǔn)既考慮了域名注冊人的利益，又考慮了馳名商標(biāo)所有人的利益，試圖在兩者之間取得平衡。其中，前四項(xiàng)因素是基于出于對域名注冊人利益的考慮，規(guī)定了域名權(quán)利人可以以自己在該域名中含有的權(quán)利，對于該域名是否進(jìn)行過的任何在先使用，善意合理使用等來抗辯惡意。后四項(xiàng)因素則是出于對商標(biāo)權(quán)人的考慮，商標(biāo)權(quán)人可以以下面一些情況的出現(xiàn)來舉證域名搶注人具有惡意，這些情況主要包括：該域名搶注人是否曾經(jīng)為營利目的向商標(biāo)持有人或任何第三方發(fā)出過轉(zhuǎn)讓，卻沒有使用意圖；該人在申請域名注冊時是否提供重大錯誤聯(lián)絡(luò)信息；該人注冊域名時是否知道這些域名與他人所有商標(biāo)完全相同或混淆性相似，該行為對他人的馳名商標(biāo)是否構(gòu)成了淡化。最后一項(xiàng)因素則表達(dá)了對于具有顯著性的商標(biāo)才進(jìn)行保護(hù)。
比較而言，我國司法解釋關(guān)于惡意之列舉性規(guī)定僅有四條，不夠詳細(xì)，筆者認(rèn)為，認(rèn)定構(gòu)成“惡意”還需考慮以下因素：行為人在系爭域名上是否具有其他權(quán)利；行為人是否進(jìn)行域名的非商業(yè)性使用或具有其他合理使用的理由；行為人是否在申請域名注冊時提供了重大與誤導(dǎo)性的錯誤聯(lián)系信息；域名持有人注冊有關(guān)域名后是否造成了嚴(yán)重的后果，使得商標(biāo)權(quán)人通過網(wǎng)絡(luò)從事的經(jīng)營活動受到嚴(yán)重影響的等。
但實(shí)踐中的域名搶注的情況是復(fù)雜的，法院要根據(jù)案件的具體情況，對其他違反民法誠實(shí)信用原則的突出情形，也可以認(rèn)定行為人主觀上具有惡意。
惡意的構(gòu)成是否要求域名搶注人對馳名商標(biāo)所有人的商譽(yù)有實(shí)際損害依據(jù)美國《反域名搶注消費(fèi)者保護(hù)法》惡意認(rèn)定第5項(xiàng)之規(guī)定，并未將對商標(biāo)及標(biāo)權(quán)人的實(shí)際損害作為認(rèn)定惡意的前提，在涉及域名注冊人行為的后果時，使用了“可能損害該商標(biāo)代表之商譽(yù)”這樣的表述。只要被指控的域名注冊人的行為判斷認(rèn)定具有損害商標(biāo)代表的商譽(yù)的可能性，其行為就將被認(rèn)定有惡意。這和商標(biāo)法上的即發(fā)侵權(quán)理論有關(guān)，盡管行為沒有造成損害，但是該行為使商標(biāo)權(quán)陷入了隨時被侵犯的危險(xiǎn)，在這種情況下也可以被認(rèn)定為有惡意。因?yàn)閷@種行為如果不及時制止的話，必將損害注冊商標(biāo)人的合法權(quán)益。
二，根據(jù)馳名商標(biāo)本身的專用性和通用性標(biāo)準(zhǔn)，賦予其不同程度的保護(hù)
盡管“馳名商標(biāo)”享受反淡化的保護(hù)，但商標(biāo)法的基本原則在“馳名商標(biāo)”上還應(yīng)適用。商標(biāo)法保護(hù)的是可以使商品或服務(wù)免予混淆的文字、圖案或者其組合，不保護(hù)商標(biāo)權(quán)人對其商標(biāo)上的通用文字的獨(dú)占權(quán)。
美國《反域名搶注消費(fèi)者保護(hù)法》關(guān)于惡意認(rèn)定的第9項(xiàng)要求依據(jù)美國商標(biāo)法第43條的規(guī)定對請求保護(hù)的商標(biāo)進(jìn)行審查，判斷其是否具備顯著性以及顯著性的程度。其暗示的原則是，顯著性程度不同的商標(biāo)在域名領(lǐng)域可能獲得的保護(hù)力度也是不同的。即只對具備絕對顯著性的普通商標(biāo)或高知名度的馳名商標(biāo)在域名領(lǐng)域提供保護(hù)。在國內(nèi)注冊域名保護(hù)方面，我國應(yīng)該借美國之做法，通過對馳名商標(biāo)名稱的專用和通用的區(qū)別，來賦予發(fā)生域名搶注時不同程度的保護(hù)。
所謂專用名稱，即指具獨(dú)創(chuàng)性，新穎性的名稱，這類名稱的出現(xiàn)凝聚和體現(xiàn)了創(chuàng)造者的智力勞動。所謂通用，即為公眾普遍知曉的詞匯。舉例來講，“紅豆”一詞即為通用詞，只有當(dāng)其專指制衣領(lǐng)域時，才具有專門的指代馳名公司的含義。而“可口可樂”則應(yīng)屬于專用詞匯，因?yàn)檫@類詞屬于為專門目的而新造的，因推廣而為公眾所知。
區(qū)分馳名商標(biāo)名稱的專用和通用后，可以給予不同的保護(hù)，對具有專用性名稱的馳名商標(biāo)，應(yīng)給予專用權(quán)保護(hù)。即任何人未經(jīng)原所有人許可，使用注冊該專用馳名商標(biāo)名稱，即應(yīng)判定為非法，域名應(yīng)物歸原主。而對通用名稱的馳名商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)只給予限用權(quán)的保護(hù)。即當(dāng)搶注者將域名用于與馳名商標(biāo)所有者同行業(yè)的競爭時，此時馳名商標(biāo)所有者可提出訴爭，要求歸還被搶注的域名。
當(dāng)前，對于馳名商標(biāo)本身是由通用詞匯構(gòu)成的案件的處理，體現(xiàn)了上述原則。如在“hongdou．com”域名案例中，被訴人注冊并利用該域名建立網(wǎng)站“紅豆論壇”，紅豆公司作為中國馳名商標(biāo)的所有人投訴被訴人對其域名的搶注。美國仲裁庭接受了被訴人紅豆在中國文化中代表愛情、友情的解釋，于2002年1月駁回了紅豆公司的訴請。在此案中，由于紅豆是用詞匯，而非專有詞匯，因此只能給予其限用權(quán)的保護(hù)，僅當(dāng)其也在制衣領(lǐng)域中使用該詞匯時，才構(gòu)成不當(dāng)搶注。
在麥當(dāng)勞快餐店商標(biāo)域名爭議案中，同樣體現(xiàn)了這一原則。在該案中，美國網(wǎng)民注冊了mcdonalds．com的域名，麥當(dāng)勞快餐店起訴到法院，要求網(wǎng)民歸還域名。但是Mcdonald是一個普通人名，也是一首非常有名的英語傳統(tǒng)兒歌中的人物。最后麥當(dāng)勞只好花重金將該域名從網(wǎng)民手中買回。由此可見，馳名商標(biāo)并不能阻卻他人對該通用詞匯在網(wǎng)絡(luò)中的使用權(quán)。
三，保護(hù)域名所有人權(quán)利，防止馳名商標(biāo)權(quán)利人權(quán)利的濫用
如前所述，馳名商標(biāo)被非權(quán)利人注冊為互聯(lián)網(wǎng)域名時，這并不一定侵犯馳名商標(biāo)所有權(quán)。盡管法律對馳名商標(biāo)給予擴(kuò)大保護(hù)，但這并不排除域名所有人對域名享有的合法的權(quán)利。“任何權(quán)利都有限制”這是一條現(xiàn)代法治原則，商標(biāo)權(quán)也不例外。商標(biāo)權(quán)所有人不能反對他人以合法的方式使用商標(biāo)。
如域名所有人以自己的姓名注冊為域名，馳名商標(biāo)權(quán)就與姓名權(quán)發(fā)生了沖突；而在域名注冊人注冊了含有馳名商標(biāo)的域名來為訪問者提供公告板，以對該公司產(chǎn)品進(jìn)行評論時，就會發(fā)生馳名商標(biāo)權(quán)與域名注冊人的言論自由權(quán)利的沖突。在發(fā)生上述沖突時，筆者認(rèn)為，要根據(jù)公平原則來判定何種權(quán)利優(yōu)先得到保護(hù)，而不能一味只保護(hù)馳名商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利。
如在“lockheedmartinsucks．COITI”案4中，投訴人lockheedmartin(洛克西德—馬丁公司)是著名的航空器和武器制造商。被訴人使用域名lockheedmar—tinsucks．com為訪問者提供公告板，以批評包括投訴人在內(nèi)的各著名公司和個人。“suck”有“欺騙”和“失敗”的意思。WIPO仲裁庭支持了被訴人的言論自由的抗辯，于2001年1月裁決被訴人勝訴。
對馳名商標(biāo)與域名的沖突的解決問題，至今立法并無明確規(guī)定，根據(jù)對馳名商標(biāo)的擴(kuò)大保護(hù)原則，筆者認(rèn)為，應(yīng)將馳名商標(biāo)的保護(hù)延伸至網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，但是在具體判斷域名搶注是否構(gòu)成侵權(quán)時，要具體情況具體分析，不應(yīng)過分保護(hù)馳名商標(biāo)所有權(quán)人的利益，應(yīng)適度平衡域名所有人和馳名商標(biāo)所有人的利益。 |
